推 piglauhk:omfg 吵了十幾年 終於過了 囧 09/21 01:02
美國參議院通過專利改革法案 (H.R.1249)與修法概述
2011 年 9 月 8 日美國參議院通過專利改革法案，參議院投票以 89 ： 9 票比數， 2
票棄權，接受眾院版專利改革法案 【 Leahy-Smith 美國發明法案 】 ，內容未再修正而
通過。這項法案預計於2011年9月16日等待由美國總統歐巴馬簽署後，頒布為正式法案。
專利改革法案 【 Leahy-Smith 美國發明法案 】（ Leahy-Smith America Invents Act
，編號 H.R.1249 ，簡稱 AIA）， 由參議院司法委員會主席 Patrick Leahy 及眾議院司
法委員會主席 Lamar Smith ，也是這項法案在參眾院的主要推手，這是自 2005 年以來
持續推 動的美國專利制度改革，經過 6 年，歷經各方的提案討論後，終於即將完成立法
。眾議院先前通過的版本，稱為《美國發明法案》（America Invents Act，編號S.23）
。
【 Leahy-Smith 美國發明法案 】 內容包括實體及程序修法，各項條文實際生效日期、
適用項目及範圍各有差異，主要分三階段實施：
第一階段：法案頒布之日即起生效 1.USPTO 自訂規費權限、微實體（micro-entity）定
義等項目
2.自法案頒布之日起 10 天，優先審查（priority examination）費相關規定將開始生效
， USPTO 亦可暫時對部分專利規費調高 15% 的收費，而針對一般費用（General fees）
、專利維持費（Maintenance Fees）、專利檢索費（Patent Search fees）與小實體規費
，將減半收費。
第二階段：法案頒布日起 12 個月，則是第二組修法啟動日
包括發明人宣誓書、領證後複審（post-grant review ，先前或稱領證後異議）、多方
複審（inter partes review）、補充審查（supplemental examination）、 過渡授權後
的審查程序 (transitional post-grant) 等程序都會在此時生效。
第三階段：法案頒布日起 18 個月後開始實施，則是第三組修法重點 改採先申請制（
first-inventor-to-file）與其配套的申請人調查程序（derivation proceeding）程序
。
【 Leahy-Smith 美國發明法案 】修法變革 ，主要概述如下 ：
1.美國專利商標局 (USPTO) 自訂規費並專款專用，可使用於僱用人員及技術升級，以加
快處理專利申請案，目前已積壓近 70 萬件。專利規費暫行加徵 15% 附加費。 (第一階
段)
2.改採先申請制（ first-inventor-to-file ）與其配套的 申請人調查程序 （
derivation proceeding ）程序 (第三階段)
在新制下，先申請的就會被認定是發明者。在專利申請時，申請人 / 專利權人可不提出
早於現有技術的證明文件。還有， 修改專利法第 102 條 (35 U.S.C. §102(g)) ，廢除
抵觸 (Interference) 程序，並以申請人調查程序 (Derivation proceeding) 取代。
AIA 創立一個新的行政程序 “ 申請人調查程序 ” （對於正在申請）和民事訴訟（關
於授予專利），任何一方可以質疑發明人的發明而提出審查要求。 (第三階段)
3.擴大現有技術 (prior art) 範圍 (第三階段)
1). 修改 專利法第 102 條 ( 35 U.S.C. § 102 ) 制約現有技術的銷售及公眾使用範圍
，從美國境內擴及全世界地區。
2). 修改 ” 有效申請日 (effective filing date)” 之定義，擴及優先權於美國以外
的國家。
3). 美國專利法之獨特性有別於其他國家，給予一年寬限期 (grace period) ，允許發明
人在申請專利之前，擁有公開其發明 (例如給潛在投資人) 。此項，將有助於發明得以盡
早公開。
4.採用 領證後複審（post-grant review ，先前或稱領證後異議）、多方複審（inter
partes review） ，以去除早期不當專利，並減少針對專利有效性所提出的法律訴訟案件
。 ( 第二階段實施並溯及既往 )
1). 在該專利領證發出後 9 個月之內, 公眾可以提出 post-grant review。
2). AIA新法以多方複審（inter partes review）取代原有的當事人審查(inter partes
reexamination)，對現有技術提出挑戰。
3). 新法實行後，對於審核門檻的標準將發生變化，可能產生不少專利新問題，也可能對
“申訴人"較有利。不論是否為商業方法專利, 凡是新法生效日之後申請的專利才適用
post-grant review program。
(註：類似歐盟專利法的異議程序(opposition procedure)，在專利核准的一段期間內，
公眾可以提出異議，讓 EPO 重新審查該核准 EP 專利的有效性。 一但過了專利提出異議
時間，要撤掉該 EP 專利，就要到各會員國專利局去一個一個國家把各國專利逐一撤掉。
)
5.接受補充審查（supplemental examination） ( 第二階段實施並溯及既往 )
允許專利權人請求進行專利補充審查，以修正該專利相關的信息。
6.修改專利標示錯誤 (patent false-marking) 條文規定 ( 第一階段實施並溯及既往 )
從任何人修改為造成競爭傷害者，才可以提出 patent false-marking 的法律訴訟。
7.未揭露發明的最佳實施模式的無效理由，不再視為無效的理由。 ( 第一階段實施並溯
及既往 )
AIA 雖未改變這項需求，但是修正該理由不再是一個基本的必要性。
8.採用過渡授權後的審查程序 (transitional post-grant review program) 有效性，包
括商業方法專利。 ( 第二階段實施 並溯及既往)
取消專利後審查的期限限制後，任何人可在任何時間針對某個商業方法專利提出質疑。
不管是何時申請的商業方法專利, 新法生效日一年之內, USPTO 需建立 transitional
post-grant review 程序, 在進行昂貴商業方法專利訴訟前, USPTO 可行政裁量決定該商
業方法專利是否有效 。
9.關於案件合併審理 (joinder) 限制較多 ( 第一階段實施 )
提交訴訟時，原告經常將不相關產品/製造的廠商一併提告。 AIA 修改為只能對相同產品
的廠商進行提告。
10.該 AIA 審查制度允許專家聲明、證詞與偵查，會更像是對抗式審查程序
(adversarial proceeding) ，這種制度在歐洲已成功減少法庭訴訟。
關鍵字：美國 專利改革法案 (H.R.1249) ； Leahy-Smith 美國發明法案； AIA
(科技產業資訊室 -- May 撰稿，2011/09/15)
http://cdnet.stpi.org.tw/techroom/pclass/2011/pclass_11_A218.htm
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