Re: [問題] 美國專利112之核駁的問題

[lili ()]

: ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
: 推 piglauhk:負面排除新穎性好像不用說明書支持?                      03/29 12:35
: US原則上不用，通常是EP才要，
: 但是這個審委看起來是特例，要小心一點。

MPEP 2173.05(i) Negative Limitations

Any negative limitation or exclusionary proviso must
have basis in the original disclosure.
If alternative elements are positively recited in the specification,
they may be explicitly excluded in the claims.
See In re Johnson, 558 F.2d 1008, 1019, 194 USPQ 187, 196 (CCPA 1977) ("[the] specification,
having described the whole, necessarily described the part remaining.").
See also Ex parte Grasselli, 231 USPQ 393 (Bd. App. 1983), aff'd mem.,
738 F.2d 453 (Fed. Cir. 1984).
The mere absence of a positive recitation is not basis for an exclusion.
Any claim containing a negative limitation which does not have basis in
the original disclosure should be rejected under 35 U.S.C. 112, first
paragraph, as failing to comply with the written description requirement.

根據MPEP，負面排除的限制，須以原說明書有記載為限。
說明書中並未正面描述依限制，不得作為具體排除的依據。

我國審查基準規定，為了建立新穎性可基於先前技術進行負面排除，
且例外地視為未引進新事項。

審查基準第二篇第六章4.2.2允許的刪除

由請求項中排除與先前技術重疊部分之技術內容會導致引進新事項，
因為該等被排除之內容並非由申請時說明書、申請專利範圍或圖式所
能直接無歧異得知者。......
例如請求項記載上位概念技術特徵，說明書中對應記載多個選項之
下位概念技術特徵，若其中包含某個選項之發明已為先前技術，
為避免與先前技術重疊，得允許於說明書中刪除該選項，
而於請求項中以排除（例如不包含、不包括、除外）該選項之方式予
以修正，即以負面表現方式記載上位概念技術特徵，雖然修正後之說
明書及請求項增加申請時未揭露之技術特徵，亦即被排除之先前技術，
惟得例外視為未引進新事項。

歐洲審查基準也有與我國類似的規定，但規定較為細緻
歐洲審查基準Part H Chapter V
4 Disclaimers not disclosed in the application as originally filed
4.1 (i) restoring novelty over a disclosure under Art. 54(3)
（54條第3項相當於我國擬制喪失新穎性的規定，所以可見不是所有情形都適用）
4.1（ii）restoring   novelty   over   an   accidental   anticipation   under
Art. 54(2).
（這裡是指領域相去甚遠，不屬於習知技藝人士所能掌握之範圍內的前案）


中國，也在特定的情形下，允許「具體放棄」。
中國審查指南第二部分第八章5.2.3.3 不允許的刪除
（3）此段規定了關於對數值限定具體放棄的規定
字面上看來，審查指南似乎只允許對「數值範圍」進行具體限定，
但我看過一篇文章（淺議具體放棄（張耀宏）），
提到SIPO內部的解釋，其認定方式與上述EPO的規定類似。

日文我不懂，但根據經驗，日本的規定應該會和EPO相近，
張先生的文章中也有類似的說法。

總之，關於在答辯過程中加入負面排除與前案相區隔一事，
我國的規定最為寬鬆，歐洲與中國僅限特定情形，
而美國，必須說明書中有明示或隱含的記載才行（沒寫不代表可以排除）。

我處理過一個案件，是關於「培養幹細胞的方法」，
此方法使用了特殊的培養基與特定的培養流程，
claim中記載培養基comprising A, B, C；
前案所用的培養基是ABCD。
本案說明書附有實驗例，實驗例記載所用的培養基包含X mg/ml的A、
Y mg/ml的B、Z mg/ml的C，
說明書並未針對D進行負面排除。
答辯時，加入培養基「不含D」的限制，被駁112。
再次答辯時，跟審查員說明，根據本領域的慣用表述方法，
當我們說明書這樣寫的時候，就代表實際上只用了這些成分，而不含未記載的成分，
當然也就不含D，所以原說明書中已引含「不含D」的限制條件。
US審查員不接受這樣的理由。

當然，也可能是我們比較倒楣，遇到特別不講理的，
因為同樣的理由，在中國和EP都被接受了。

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) 
◆ From: 211.72.92.145
→ VanDeLord:你比較倒楣
→ VanDeLord:已公開前案不就代表已知技術領域 +.+
→ forcomet:你的美國案的確是這樣沒錯 因為你寫了D 所以要負面排除
→ forcomet:必須要說明書有提到 但是如果你說明書沒提到D 你的負面
→ forcomet:排除是有相當大的機會成功, CN的部分 就比較意外
→ forcomet:因為CN對於支持的要求是到了吹毛求疵的地步 EP的話只要
→ forcomet:有適當的解釋 EP審委接受度是高的  關於US的部分 建議可
→ forcomet:一併參考MPEP 2144的部分
→ forcomet:眼殘 看錯  可能要用別的方式去避開D, ex: only
→ forcomet:你引的MPEP後面還有一段文字
推 piglauhk:謝謝分享
推 kaikai1112:推推推
推 zweisteine:感謝指正與分享
推 madgame:日本幾乎跟台灣一樣寬鬆　允許直接排除與前案重疊的範圍
→ madgame:此外，日本和歐洲有特別寫明，允許排除「不可專利的標的」