[問題] 美國子案與台灣優先權母案內容不同...

[gyboy38 (天氣怪怪的)]

   各位前輩好，小弟最近工作上遇到一個問題。

問了幾家事務所，目前還在等美國代理人回覆，

想問問有沒有大大剛好有實務經驗。


敝公司的美國案收到OA，這件美國案當初是主張台灣優先權(以英文本送件)。

本案就我處理過的案件來說算是不好答辯，因為看完OA整個覺得委員中肯啊 XD

後來花很多時間跟同事討論才想出一個答辯方向，決定將說明書中的特徵A加入Claim 1，

才發現特徵A居然沒有寫在美國案中 Orz，只有一個圖式勉強可以支持。

而台灣母案則有明確的用文字記載在說明書中。


綜上所述，是否可以主張翻譯錯誤或是用其他理由，

將母案的這一段敘述補到英文稿中，而不會產生new matter的問題?

之前版上曾經有一系列文章在討論英文稿是直譯 or 改寫的優缺點。

現在想來格外有fu啊，這個案子的中英文稿我跟同事都看過，

看完一致認為兩份說明書在架構上、用語上都明顯不同，

但通篇看完就會覺得他們是在講一樣的技術，這樣的改寫有什麼意義啊 (翻桌!~)

最後成為關鍵的特徵A，居然是當初改寫時被漏掉的小技術。

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◆ From: 203.217.113.141
推 dakkk:我記得美國最鬆 應該是可以
→ forcomet:還是要看情況 不過你這樣做應該要做對等翻譯才行
推 MrCAKE:如果特徵點是會被漏掉的小技術   最後拿到的保護範圍...
→ gyboy38:雖是不起眼的小結構，卻能突破進步性，給答辯理由書著力點
推 piglauhk:若有 Incorporation by reference 原則上沒問題 只是訴訟
→ piglauhk:端可能會被當成是主要爭點...( ￣ c￣)y▂ξ
→ gyboy38:代理人的答覆與P大所說類似，請參考37 C.F.R 1.57(a)
推 deathcustom:要是最嚴格的來看，是不行的
→ deathcustom:要能加入的"STF"內容，只有美國專利申請案為母案
→ deathcustom:國際優先權以及非專利文獻我記得按規定不能這樣做的
推 deathcustom:請參照 37 C.F.R 1.57(e) "Essential Material"
→ deathcustom:使(修正過後的)claim能符合112 (1), (2), (6)的內容
→ deathcustom:就被稱為"Essential Material"
→ deathcustom:當然基本上在prosecution時如果沒有其他的答辯方案，
→ deathcustom:這就是最後的方法，因為審查委員很少實際去看= =