推 forcomet:附屬項沒提到,如何進行限縮>>為什麼不行? 10/10 17:19
推 hsuhuche:只要說明書內有提到,都不算是New Matter. 10/10 17:50
→ hsuhuche:以說明書為依據修改請求項是很常見的事情. 10/10 17:50
推 JSL3719:要看階段，不是New Matter也會被視為New Issue 10/10 17:52
→ JSL3719:如果回應Final OA，一定要同步提RCE，否則會直接被認定為 10/10 17:53
→ JSL3719:New Issue而在很短時間內發出Advisory OA 10/10 17:53
推 hsuhuche:基本上 只要final OA以後修claim都要提RCE. 10/10 17:54
→ hsuhuche:不管你是依說明書修改或者單純併項. 10/10 17:54
→ hsuhuche:不過這已經跟原po的問題無關了. 10/10 17:56
推 JSL3719:嗯...回應原Po問題，確實有不少人吃定客戶不懂惡搞的... 10/10 17:58
→ JSL3719:碰到有客戶端有專業人員進駐後就會想辦法拔腿落跑.... 10/10 17:58
推 hsuhuche:但"附屬項沒寫怎麼修改"這部份,應該是原po觀念錯誤. 10/10 17:59
→ JSL3719:更惡劣者會透過以往交情，利用客戶端上級打壓新進駐人員 10/10 17:59
→ JSL3719:我是覺得附屬項盡可能把實施例提到的所有細節帶進來， 10/10 18:01
→ JSL3719:比較能預測審查委員核駁底線，不然一句說明書內容進一步 10/10 18:02
→ JSL3719:修改，很難掌握修改程度，特別是進步性的認定相當主觀， 10/10 18:02
→ JSL3719:不是引證案沒揭露就可以過關 10/10 18:03
推 hsuhuche:同意J兄對附屬項的見解.:) 10/10 18:03
推 jerrytown:回應J兄:我問題沒講清楚.造成誤解. 10/10 19:49
→ jerrytown:不過你後來的推文點出我原本要講的問題所在 10/10 19:51
推 jerrytown:另外,我要指出的問題不光是美國才發生,大陸台灣也是 10/10 19:53
推 jerrytown:另外再提,其實如J兄所言,對方已經找上主管壓我了 10/10 19:59
→ jerrytown:因為前一次當面談時就指出他的問題所在,當場啞口無言 10/10 20:00
→ jerrytown:事後打電話跟寫信給我主管們,暗示他們我不懂專利 10/10 20:01
→ Antinomy:我想比較大的問題是在於美中台三國實務上的處理方式不同 10/11 20:40
→ Antinomy:再來是案件類型的關係 貴公司的申請案應為電路或軟體案? 10/11 20:42
→ Antinomy:另外 "patent practice"教的多是程序 可視為MPEP詳解版 10/11 20:43
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作者: yamolinya (Life is random) 看板: Patent
標題: Re: [心得] 一位從事多年的事務所經理的申請專利範 …
時間: Wed Oct 10 18:37:32 2007
※ 引述《jerrytown (學會快樂)》之銘言：
: 最近公司遇到很多大陸的核駁案子
: 因為剛進公司沒多久
: 實在是不了解以前的狀況
: 於是把很多資料搬出來看 包括台灣原始的專利說明書
: 我想版上很多資深的前輩
: 都知道目前台灣要申請國外案件
: 都是以台灣稿為底 再由大陸或美國那邊代理事務所翻譯成當地的說明書用法
: 很多作法其實就是直接翻譯而已
: 而很少會去挑裡面的毛病
其實這種做法稍嫌不夠細膩，只是礙於時間、經費、等等的考量，再做一次校稿的動作
來發現技術上的問題，是會太費功夫了。在這種情況下，也只好把第一案(通常為台灣案)
盡力寫好一點了，這行真的只能盡人事而已。
: 因此若台灣稿一開始就有問題 基本上國外案也會有問題
: 我現在的單位就是面臨這樣的處境
: 我看過台灣稿所寫的內容
: 那位具有美國專利經驗的資深工程師是這樣寫專利範圍
: 舉例而言
: 一種裝置,係包含:
: 一A元件,該元件用以...
: 一B元件,該元件用以...
: 一C元件,該元件與A元件...
: 各位看到這邊,應該會明顯的看出B元件形成所謂的孤島,與A跟C間並無明顯的連接關係
: 而他的附屬項有幾項是這麼寫的
: "如專利範圍第1項....,該裝置係應用於某某器上..."
: 我問他為什麼要把應用領域寫進去,他回答是專利策略,為了可以增加拿到專利權的機
: 會,美國專利或很多國家都這麼寫,叫我自己去查就知道
: 還有是這麼寫的
: "如專利範圍第1項...,該A裝置係包括一a,一b,一c所組成."
: 下面則寫一項依附前一項的附屬項"如專利範圍第X項,該a用以什麼,該b用以..."
"該a用以什麼，該b用以...." 此種寫法"有可能"不具可專利性。
: 我稱為這樣寫法是零件清單式寫法
: 基本上這位工程師寫法很多都這樣,同一項結構關係交待不清
: 然後用另一個附屬項再來交待
: 我就問他這樣沒交待清楚不是很容易被駁,只要找到一樣具有這些東西的
: 他就搬出美國哪一本手冊上寫的...說什麼這樣範圍比較大...解釋一堆很怪的理由
這樣有可能範圍比較大嗎?
: 回到由他寫被駁的案子上
: 我就問他說,
: 審查委員已經駁了我們的獨立項,現在你的專利範圍又沒有寫到結構的東西讓我們
: 限縮,你怎樣處理
: 他竟說,附屬項不是要讓我們作限縮用,只是在作進一步界定,說現在要作的,就是
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
第一、不大明白"進一步界定"是不是就是指"進一步限定"?
第二、"進一步界定"是不是意味著不清楚，所以更進一步來說明原本claim的範圍？
第三、附屬項不見得一定是拿來限縮用沒錯，有其他各方面的考量也是事實。只是
該位專利工程師的說法比較少見。因為照原PO的意思應該是指他的附屬項都是
沒有增加可專利性，所以沒有辦法藉由併項來更進一步限縮範圍以求獲準。
: 及就獨立項進行答辯,如果B元件不行,我們就爭取B'元件,反正我們實施方式有提到
: 我反問,你附屬項沒提到,如何進行限說縮,他就回答說,只要說明書有寫就可以作為
: 依據
這個沒錯，說明書有寫，或者附圖有繪示都可以作為修改請求項的依據。
: 那當下,我並沒有再講話...暗示我主管可以結束會議了
: 事後,我又改了他另一件案子內容,他竟然很不客氣的回了一封信,把什麼美國專利法
: 一本"patent practice"一堆有的沒的書
: 說我觀念錯了,什麼我不了解現在的實務作法,一整個就是要教訓我
: 我主管跟我說,叫我不要回信,找他來談
: 若我有根據,先準備好,到時翻給他看,免得變成各說各話
: 因為我們的核駁案不少,就是受不了了
: 但之前就是不了解專利,現在才會找我來
: 現在既然知道問題在哪裡
: 就好好跟他說之後,再決定是不是要繼續跟他合作
: 寫這篇心得出來
: 是想表達
: 專利這一行除了真的要有專業外,還要有點良心啊
: 不是客戶不懂就可以這樣裝內行
: 出了問題就掩飾自己的問題
: 連美國核駁案被用112打,翻譯出錯,進而衍生double patenting的問題
: 既然隻字未提
: 主管們又擔心一些很怪的問題
: 叫我不要對他太嚴厲
: 現在更是了解 目前的產業IP觀念真的很慘
: 然後又遇到這種事務所 本來很好的東西也會被寫爛吧
找對事務所很重要，不過專利上的事情很少有絕對的對錯，每個人都有自己的哲學，
所以好好溝通還是很重要的。萬一之後還要合作的話，關係打爛大家以後都難堪。
另外，Final OA之後提出答辯就會被認為new matter? 似乎不是這麼一回事？還是
JSL您指的意思是raise a new issue?
--
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◆ From: 122.124.4.154
※ 編輯: yamolinya 來自: 122.124.4.154 (10/10 18:40)
推 hsuhuche:我應該沒說final oa以後提出答辯會是New Matter. 10/10 19:01
→ hsuhuche:我只有說修改claim需要提RCE. 10/10 19:02
推 hsuhuche:如果是New Matter,那可不是提RCE就可以解決的. 10/10 19:04
→ hsuhuche:在美國還可以提CIP.在台灣大陸 New Matter的問題應該 10/10 19:06
→ hsuhuche:就是掛了. 10/10 19:07
→ yamolinya:說錯 應該是JSL兄說的 不是h您說的 10/10 20:47
※ 編輯: yamolinya 來自: 122.124.1.236 (10/10 20:50)
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作者: hsuhuche (幻徹) 看板: Patent
標題: Re: [心得] 一位從事多年的事務所經理的申請專利範 …
時間: Wed Oct 10 19:21:31 2007
※ 引述《yamolinya (Life is random)》之銘言：
: 找對事務所很重要，不過專利上的事情很少有絕對的對錯，每個人都有自己的哲學，
: 所以好好溝通還是很重要的。萬一之後還要合作的話，關係打爛大家以後都難堪。
我常常跟我的朋友聊,關於專利這一行是怎麼回事.
我對這一行的解釋是,一個充滿錯誤的行業.
如果發明人沒犯錯,那就是審查委員犯錯了.如果審查委員沒犯錯,
那就是發明人犯錯了.如果發明人和審查委員都沒錯,
那就是專利工程師的錯.但是專利工程師寫的稿再爛,也是經過發明人和IHPE校稿的.
所以如果是這種情況,寫稿人和校稿人都要負一點責任.
台灣幹專利這一行的,不是在事務所,就是在公司,在不然就是在兩者之間的路上.
特別是除了專利外,還要考慮到在進專利這一行前的專業背景.也就是說,圈子很小.
因此,在沒有確定是上述哪一種錯誤之前,最好是能和顏悅色一點.
誠如我剛才所講的,這是一個充滿錯誤的行業.若是搞到最後發現是發明人原本的Idea
就很糟糕,或是之前校稿時很草率(慘的是校稿人還是自己)時,之後和事務所的合作
就痛苦了.IHPE當然可以要求換事務所合作,但台灣大間的事務所就那幾間.
要是換來換去發現事務所都無法合作時,請問主管會覺得是IHPE還是事務所有問題??
到時不走路都很難.
因此,yamo兄在這部份的說明我是十分認同的.
: 另外，Final OA之後提出答辯就會被認為new matter? 似乎不是這麼一回事？還是
: h您指的意思是raise a new issue?
為了清楚起見,我還是回一篇文好了.
在第一篇文章的推文中,我只有提到"依說明書修改claim並無New Matter的問題".
也就是說,即使附屬項沒提到,只要說明書有寫,都可以作為修改的依據.
至於J大之前提到看階段的問題,應該這麼說.
如果是在non-Final OA,那麼上述修改可以直接response.
但若是在Final OA,那麼修改claim(不論是單純併項或是以說明書做修改依據),
則需要提RCE而不能只提response.否則,會很快收到AA (advisory action),
且審查委員完全不會鳥你response裏寫了什麼.
上面這些程序,是在完全沒有New Matter的情況下發生的.
但是只有這行幹久了,就會遇到很盧的發明人.
在整篇專利已經被審查委員殺到連皮都不剩時,
發明人會提供新的實驗數據(New Matter),
然後要求PE以新的實驗數據做為答辯依據.
在美國,可以用CIP的方式修改說明書及claim.這種方式的好處在於可插入新的事証.
但在台灣和大陸,是不能用這種方式答辯的.答辯依據只有原始的那份說明書,
修改通常只能修改一些筆誤或明顯的錯誤.
※ 編輯: hsuhuche 來自: 220.133.130.48 (10/10 19:47)
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作者: jerrytown (學會快樂) 看板: Patent
標題: Re: [心得] 一位從事多年的事務所經理的申請專利範 …
時間: Wed Oct 10 19:47:52 2007
※ 引述《yamolinya (Life is random)》之銘言：
: ※ 引述《jerrytown (學會快樂)》之銘言：
: : 最近公司遇到很多大陸的核駁案子
: : 因為剛進公司沒多久
: : 實在是不了解以前的狀況
: : 於是把很多資料搬出來看 包括台灣原始的專利說明書
: : 我想版上很多資深的前輩
: : 都知道目前台灣要申請國外案件
: : 都是以台灣稿為底 再由大陸或美國那邊代理事務所翻譯成當地的說明書用法
: : 很多作法其實就是直接翻譯而已
: : 而很少會去挑裡面的毛病
: 其實這種做法稍嫌不夠細膩，只是礙於時間、經費、等等的考量，再做一次校稿的動作
: 來發現技術上的問題，是會太費功夫了。在這種情況下，也只好把第一案(通常為台灣案)
: 盡力寫好一點了，這行真的只能盡人事而已。
: : 因此若台灣稿一開始就有問題 基本上國外案也會有問題
: : 我現在的單位就是面臨這樣的處境
: : 我看過台灣稿所寫的內容
: : 那位具有美國專利經驗的資深工程師是這樣寫專利範圍
: : 舉例而言
: : 一種裝置,係包含:
: : 一A元件,該元件用以...
: : 一B元件,該元件用以...
: : 一C元件,該元件與A元件...
: : 各位看到這邊,應該會明顯的看出B元件形成所謂的孤島,與A跟C間並無明顯的連接關係
: : 而他的附屬項有幾項是這麼寫的
: : "如專利範圍第1項....,該裝置係應用於某某器上..."
: : 我問他為什麼要把應用領域寫進去,他回答是專利策略,為了可以增加拿到專利權的機
: : 會,美國專利或很多國家都這麼寫,叫我自己去查就知道
: : 還有是這麼寫的
: : "如專利範圍第1項...,該A裝置係包括一a,一b,一c所組成."
: : 下面則寫一項依附前一項的附屬項"如專利範圍第X項,該a用以什麼,該b用以..."
: "該a用以什麼，該b用以...." 此種寫法"有可能"不具可專利性。
這種寫法已經在過去公司裡的案子核駁理由書中指出此類都已經被挑112的問題了
幾乎每一件都是
: : 我稱為這樣寫法是零件清單式寫法
: : 基本上這位工程師寫法很多都這樣,同一項結構關係交待不清
: : 然後用另一個附屬項再來交待
: : 我就問他這樣沒交待清楚不是很容易被駁,只要找到一樣具有這些東西的
: : 他就搬出美國哪一本手冊上寫的...說什麼這樣範圍比較大...解釋一堆很怪的理由
: 這樣有可能範圍比較大嗎?
: : 回到由他寫被駁的案子上
: : 我就問他說,
: : 審查委員已經駁了我們的獨立項,現在你的專利範圍又沒有寫到結構的東西讓我們
: : 限縮,你怎樣處理
: : 他竟說,附屬項不是要讓我們作限縮用,只是在作進一步界定,說現在要作的,就是
: ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
: 第一、不大明白"進一步界定"是不是就是指"進一步限定"?
: 第二、"進一步界定"是不是意味著不清楚，所以更進一步來說明原本claim的範圍？
: 第三、附屬項不見得一定是拿來限縮用沒錯，有其他各方面的考量也是事實。只是
: 該位專利工程師的說法比較少見。因為照原PO的意思應該是指他的附屬項都是
: 沒有增加可專利性，所以沒有辦法藉由併項來更進一步限縮範圍以求獲準。
沒錯
我指出該工程師的寫法中,常常把一些不是屬於該項技術特徵或結構的東西寫進
附屬項,譬如說應用領域,造成該附屬項並無實際的權利範圍
: : 及就獨立項進行答辯,如果B元件不行,我們就爭取B'元件,反正我們實施方式有提到
: : 我反問,你附屬項沒提到,如何進行限說縮,他就回答說,只要說明書有寫就可以作為
: : 依據
: 這個沒錯，說明書有寫，或者附圖有繪示都可以作為修改請求項的依據。
我這邊沒講清楚,我要指出的是,由於該工程師寫法上喜歡很用上位的名稱
來撰寫,可替用的零件那麼多的情況下,在附屬項卻未進一步請求這些可替性元件
因此造成在審查階段我們就必須直接以某一元件作為限縮,可能造成的情況是
往後專利權拿到了,但我們權利範圍卻未能保護到,之後很容易出現禁反言的情況
: : 寫這篇心得出來
: : 是想表達
: : 專利這一行除了真的要有專業外,還要有點良心啊
: : 不是客戶不懂就可以這樣裝內行
: : 出了問題就掩飾自己的問題
: : 連美國核駁案被用112打,翻譯出錯,進而衍生double patenting的問題
: : 既然隻字未提
: : 主管們又擔心一些很怪的問題
: : 叫我不要對他太嚴厲
: : 現在更是了解 目前的產業IP觀念真的很慘
: : 然後又遇到這種事務所 本來很好的東西也會被寫爛吧
: 找對事務所很重要，不過專利上的事情很少有絕對的對錯，每個人都有自己的哲學，
: 所以好好溝通還是很重要的。萬一之後還要合作的話，關係打爛大家以後都難堪。
: 另外，Final OA之後提出答辯就會被認為new matter? 似乎不是這麼一回事？還是
: h您指的意思是raise a new issue?
我今天要指出的是,所謂美式寫法到底是什麼
在台灣跟中國專利制度未能像美國那麼周到的情況下
是否真的能夠維護客戶權益...
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◆ From: 59.113.187.64
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作者: jerrytown (學會快樂) 看板: Patent
標題: Re: [心得] 一位從事多年的事務所經理的申請專利範 …
時間: Wed Oct 10 20:13:41 2007
※ 引述《hsuhuche (幻徹)》之銘言：
: ※ 引述《yamolinya (Life is random)》之銘言：
: : 找對事務所很重要，不過專利上的事情很少有絕對的對錯，每個人都有自己的哲學，
: : 所以好好溝通還是很重要的。萬一之後還要合作的話，關係打爛大家以後都難堪。
: 我常常跟我的朋友聊,關於專利這一行是怎麼回事.
: 我對這一行的解釋是,一個充滿錯誤的行業.
: 如果發明人沒犯錯,那就是審查委員犯錯了.如果審查委員沒犯錯,
: 那就是發明人犯錯了.如果發明人和審查委員都沒錯,
: 那就是專利工程師的錯.但是專利工程師寫的稿再爛,也是經過發明人和IHPE校稿的.
: 所以如果是這種情況,寫稿人和校稿人都要負一點責任.
: 台灣幹專利這一行的,不是在事務所,就是在公司,在不然就是在兩者之間的路上.
: 特別是除了專利外,還要考慮到在進專利這一行前的專業背景.也就是說,圈子很小.
: 因此,在沒有確定是上述哪一種錯誤之前,最好是能和顏悅色一點.
: 誠如我剛才所講的,這是一個充滿錯誤的行業.若是搞到最後發現是發明人原本的Idea
: 就很糟糕,或是之前校稿時很草率(慘的是校稿人還是自己)時,之後和事務所的合作
: 就痛苦了.IHPE當然可以要求換事務所合作,但台灣大間的事務所就那幾間.
: 要是換來換去發現事務所都無法合作時,請問主管會覺得是IHPE還是事務所有問題??
: 到時不走路都很難.
: 因此,yamo兄在這部份的說明我是十分認同的.
我同意h兄的論點
不過要指出目前我所處的環境中 應該說現階段仍有很多公司都是一樣
是沒有設置IHPE 同時單位內也沒有了解專利說明書的人
因此校稿的動作形同虛設
很多申請人認為事務所專業,當然是相信事務所處理是正確的
但出了問題之後
在發明人不了解專利程序或法條問題
要把專利說明書出現的錯誤歸咎於發明人校稿就應該注意似乎有點不太對
因此我才認為
此種情況下 事務所要有所良知才行
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◆ From: 59.113.187.64
推 hsuhuche:在公司沒有IHPE或法務部門時,事務所的確要有良知. 10/10 20:15
→ hsuhuche:我是建議公司如果要請專利,開始玩這個遊戲時, 10/10 20:16
→ hsuhuche:最好能夠有專責的法務部門.否則出了問題,事務所很容易 10/10 20:17
→ hsuhuche:抱怨公司不懂專利,公司也會抱怨事務所無良騙錢. 10/10 20:18
推 sbwu:某公司的智財部門主管是某事務所介紹來的，但好笑的是這 10/10 21:16
→ sbwu:間事務所一天到晚跟這家公司員工暗示說這位自己介紹來的 10/10 21:17
→ sbwu:智財主管功力不深，漏洞百出。 10/10 21:17
→ concen:我是覺得就告訴客戶自己的想法，但決定權還是在客戶。 10/15 00:30
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作者: JSL3719 (師程工利專) 看板: Patent
標題: Re: [心得] 一位從事多年的事務所經理的申請專利範 …
時間: Tue Oct 16 00:55:02 2007
[deleted]
: : : "如專利範圍第1項...,該A裝置係包括一a,一b,一c所組成."
: : : 下面則寫一項依附前一項的附屬項"如專利範圍第X項,該a用以什麼,該b用以..."
: : "該a用以什麼，該b用以...." 此種寫法"有可能"不具可專利性。
: 這種寫法已經在過去公司裡的案子核駁理由書中指出此類都已經被挑112的問題了
: 幾乎每一件都是
這裡有問題的不在於"如專利範圍第X項,該a用以什麼,該b用以..."是否具備可專利性，
畢竟可專利性在於該項的實質內容與引證文件的比對。
有問題的是"如專利範圍第1項...,該A裝置係包括一a,一b,一c所組成."，
a、b、c三個元件缺乏定義，也沒有連接關係，這一項就是一整個定義不明確，
在美國一定中112，大陸會中26條，在台灣原則上也不符合26條規定，
只不過台灣的審查....呵呵....大家知道地....
[deleted]
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◆ From: 116.59.32.204
→ concen:有時可能會有不需要連結關係的情況？如果abc是通用字彙應該 10/18 23:22
→ concen:o.k?不過我還真的發現有人的abc自己取名字然後就一個claim 10/18 23:23
→ concen:了。 10/18 23:23