Re: [閒聊] 一案兩請選發明還新型?

[freeoldman (freeoldman)]

雞排事小，釐清觀念較重要。
審查過程中claim可以修，這應是版上討論者皆知之事。
修成兩案claim不同後可以併存，這應也是版上討論者皆知之事。
這樣的申請方式很平常，並無神秘之處。
但…..這就不是"一案兩請"了。

此處討論的是"一案兩請"(發明、新型Claim相同)前提下，應放棄發明，選新型?
我雖然寫過claim、作過claim佈局，基本的資格(台灣專利師+中國專利代理人)也有，但仍無法理解何以選新型。





※ 引述《VanDeLord (HelloWorld)》之銘言：
: ※ 引述《freeoldman (freeoldman)》之銘言：
: : 沒想到這還能成為專利版熱門話題。
: : 以下個人拙見，供參考:
: : 發明與新型一案兩請(前提:同日申請，至少一CLAIM相同)，不論台灣或中國都只能接續，不能併存。(台灣專利法32、中國實施細則41)
: : 究竟選新型還是發明? 答案不是很清楚嗎?
: : 發明與新型一案兩請，不就是求既"快"又"穩"嗎?
: : 快的(新型)先拿到專利，再交棒給穩的(發明)。
: : 若新型比發明穩(假設語氣)，一開始只申請新型就好，何需一案兩請，拿到發明又不要?
: : 一案兩請下，新型真的比發明穩? 該選新型?可無效該發明創造性的引證文件不見得可以用來無效該實用新型?
: : 這些問題根本討論價值不高，現實上幾不可能存在這種情況。
: : 首先，一案兩請下，新型僅作初步審查，大部分情況下，依申請時Claim原汁原味就准了；發明需實質審查，大部分情況下，Claim皆已修改，已非申請時Claim。故當發明可准時，發明還與新型claim相同之例根本很少見。
: : 其次，即使claim相同，申請人也只能擇一。發明與新型無法併存，如何能驗證:「可無效該發明創造性的引證文件不見得可以用來無效該實用新型」?
: : 想來想去大概只有下列例子：
: : 新型先准了，被以引證a無效，不成功；其後發明也准了，claim恰好與新型相同，申請人放棄新型，而該發明又被以完全相同的引證a無效。
: : 這種例子存在機率也太低了吧! 如果找得到這種例子，我請姐妹花雞排十份。
: : 另外，就算存在這種例子，同樣引證案a，同樣的claim，無法無效新型，卻能無效發明? 這需要多大的自我否定才寫得出這樣的無效理由?
: : 過去台灣專利法新型還需實審時，法條也存在「發明….高度創作」、「新型….創作」之立法差異，但實務上根本無從區分什麼是「高度」，實務上發明與新型的審查標準還是一樣的，後來修法就拿掉「高度」二字。
: 中專審查指南：
: 對一件專利申請和一項專利權的處理
: 在對一件專利申請進行審查的過程中，
: 對於同一申請人同日(指申請日，有優先權的指優先權日)
: 就同樣的發明創造提出的另一件專利申請已經被授予專利權，
: 並且尚未授權的專利申請符合授予專利權的其他條件的，應當通知申請人進行修改。
: 申請人期滿不答覆的，其申請被視為撤回。
: 經申請人陳述意見或者進行修改後仍不符合專利法第九條第一款規定的，
: 應當駁回其專利申請。
: 但是，對於同一申請人同日(僅指申請日)
: 對同樣的發明創造既申請實用新型又申請發明專利的，
: 在先獲得的實用新型專利權尚未終止，並且申請人在申請時分別做出說明的，
: 除通過修改發明專利申請外，
: 還可以通過放棄實用新型專利權避免重複授權。
: 因此，在對上述發明專利申請進行審查的過程中，
: 如果該發明專利申請符合授予專利權的其他條件，應當通知申請人進行選擇或者修改，
: 申請人選擇放棄已經授予的實用新型專利權的，
: 應當在答覆審查意見通知書時附交放棄實用新型專利權的書面聲明。
: 此時，對那件符合授權條件、尚未授權的發明專利申請，應當發出授權通知書，
: 並將放棄上述實用新型專利權的書面聲明轉至有關審查部門，由專利局予以登記和公告，
: 公告上注明上述實用新型專利權自公告授予發明專利權之日起終止。
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: 這十份雞排我想就留給你自己吃

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→ VanDeLord: claim修改這個是本來就會發生的事
→ VanDeLord: 重點是發明修改後的權利範圍和新型權利範圍的關係
→ VanDeLord: 建議參考TIPO 2014.10.14一案兩請研析"相同創作"與"修
→ VanDeLord: 正、更正"的內容
→ freeoldman: 該內容會有發明新型相同創作一案兩請，選新型?
→ freeoldman: 若無，何以得出新型之結論?
→ VanDeLord: 權項布局方式，
→ VanDeLord: 我說的選新型不是台案，而是大陸案
→ VanDeLord: 我的看法是，同樣說明書的情況下，若cn發明不小心拿到
→ VanDeLord: 和新型同樣大的權利範圍，如果修改會超範，這時候在先
→ VanDeLord: 前論及的前題下，擇一新型應比發明為優
→ freeoldman: 只限大陸案?所以，台灣案是要選發明囉?
推 dakkk: V大一直是說cn沒錯
→ dakkk: 台灣要選發明 因為審查強度一樣
→ VanDeLord: Yes
推 dakkk: 但在審查階段 怕修改超範圍 我寧願提分割耶
→ VanDeLord: 其他cn案還有很多好玩多變的操作方式，相對來看，台案
→ VanDeLord: 就少的可憐，這是要怎麼提升申請數量呢？
推 dakkk: 其實是歸因於 cn的修正很嚴 台案審查階段修正比較free
→ VanDeLord: 大陸叫分案申請，這麼多均等權利，我不會放在一次申請
→ VanDeLord: 案上，這有操作考量，但這與產品開發流程有關
→ VanDeLord: 是沒錯，對修正嚴，事先布局很重要
→ VanDeLord: 否則只能靠優先權來補救
→ VanDeLord: 也不一定
→ freeoldman: 台灣案還有改請，這是CN沒有的。台灣案也可有多樣佈局
→ freeoldman: 但專利布局是為了解決現實需要...
→ freeoldman: 發明、實用新型一案兩請就像買肉送蔥的概念。
→ freeoldman: 現在為了現實上幾乎不可能存在的理由，
→ freeoldman: 只要蔥，到手的肉都不要了? 有這種必要性?
→ VanDeLord: 台灣和大陸案至少就六七種以上的差異,申請人關心的不是
→ VanDeLord: 程序上的操作,而是權利範圍的實質效益,
→ freeoldman: V大上面說得很好，考量實質效益==>選發明
推 sank: 誰可以告訴我這先關文章串到底在討論啥?="=
推 kaikai1112: f大 就是因為 V大認為 考量實質效益==>選新型
→ kaikai1112: 所以才會戰得這麼民不聊生阿....XD.....
→ kaikai1112: 而V大這樣的主張 是來自於中國審查基準中 ....
→ kaikai1112: 發明 新型 進步性審查基準不同 (從字面上涵意來看)
→ kaikai1112: 但是上面有一票人 舉出對岸代理人的文章 法院判例....
→ kaikai1112: 甚至還有據稱做過審委的 跟 V大說 在實務上並沒有差別
→ kaikai1112: V大 還是不買單阿....戰成這樣很難收文阿.......
→ kaikai1112: 本來還以為 ealvis大的文章出來 大概就可以有個結果哩
→ VanDeLord: 產業技術造成的產品特性不同,這和技術方案的類型有關,
→ VanDeLord: f大選發明,那是他的選擇,我提供我的看法,沒有要人買單,
→ VanDeLord: 軟體產品結合實體結構產品,這是我這領域的特色,軟體侵
→ VanDeLord: 權偵測難作,應用該軟體技術侵權產品好抓,前題如此
→ kaikai1112: 為什麼要買單?? 選發明又不是新型權利就不見惹...
→ kaikai1112: 他只是轉換成發明的形式 存在發明的申請專利範圍中
→ VanDeLord: 沒共識,就到此為止
→ kaikai1112: 這不就是 "接續制" 最大的好處.....
→ VanDeLord: 問題不是新型存在,是發明存在的情況
→ VanDeLord: 目標是侵權訴訟拉高無效難度(引證資料門檻),
→ VanDeLord: 現在的情況就是侵權產品一堆,抓不勝抓,萬一被發明被無
→ VanDeLord: 效掉,不就送給對方市場,兩權相害取其輕,專利只是手段,
→ VanDeLord: 重點還是回到可以有效排除他人競爭
推 kaikai1112: ealvis大 的文章給了三個判例 說明實務不是像你這樣看
→ kaikai1112: 你除了引用不具拘束力的審查基準 還給了甚麼實證????
→ kaikai1112: 更不要說 審查基準那段文字 說的是 "不確定法律概念"
→ kaikai1112: 這樣你覺得應該買誰的單???????
→ VanDeLord: 不然k大你說明一下那判例的重點
→ VanDeLord: 這樣好了,換個方式,在cn"一案兩請"的申請策略中,如何提
→ VanDeLord: 升技術方案的穩定性
→ VanDeLord: 由技術方案的角度出發
→ kaikai1112: 為什麼不是你好好地回去看一下 ealvis大 的文章????
→ kaikai1112: 為什麼是 由技術方案的角度出發 這明明就是
→ VanDeLord: 看過了,就是根據審查指南操作,判決沒有超出我的認知
→ kaikai1112: 如何適用法律 屬於 matter of law 的問題.......
→ VanDeLord: 忘了,你沒做過in-house,可以忽略我說的由技術方案出發
→ VanDeLord: 如何適用法律我不是律師也不是法官,我不做評論
→ VanDeLord: 請問你覺得這樣根據指南操作的問題在哪?不就是認定新型
→ VanDeLord: 一定比發明差?
→ kaikai1112: ...... 算了....連就事論事都不會... 你開心就好....
→ VanDeLord: 如果好好的準備新型說明書,像正崴一樣,申請美專utility
→ VanDeLord: 和台灣新型
→ kaikai1112: 再跟你說一次 那三個案例告訴我們 新型的無效操作....
→ VanDeLord: 是啊~有超出審查指南的認定範圍嗎?
→ VanDeLord: 我認為沒有
→ kaikai1112: 跟發明一樣 沒有甚麼差別 主張技術突不突出....
→ VanDeLord: 背後關鍵不就就是引證基礎資料
→ kaikai1112: 只是形容詞官方不會買單的...
→ kaikai1112: 好啊  那你舉個實例說說看 新型的無效 跟發明不同在哪
→ VanDeLord: "簡單疊加"在指南就有描述了,一個具備符合發明條件的技
→ VanDeLord: 術方案會是"簡單疊加"?
→ kaikai1112: 不用多 一個就好..... 拜託 我等著m文 收文.....
→ kaikai1112: 好啊.... 那麼又叫 "簡單疊加"???? 標準在哪????
→ kaikai1112: 不確定法律概念 就是"不確定" 所以沒有標準.....
→ kaikai1112: 所以更需要靠 "實證判例" 來形成認定標準.....
→ kaikai1112: 所以你一直繞著這個 虛假稻草人打 是不會有結果的
→ VanDeLord: 所以k大認為指南的內容是虛假的稻草人??
→ kaikai1112: 就連專利法裡面都有 "公序良俗" 這種不著邊際的稻草人
→ kaikai1112: 審查指南裡面 多立個幾隻稻草人...有差嗎????
→ VanDeLord: http://www.sipo.gov.cn/ztzl/ywzt/zlfswjdpx/201103/t
→ VanDeLord: 簡單疊加黑
推 kaikai1112: 請記得縮網址呦
→ VanDeLord: 發明可以符合進步性要件了,新型還會有簡單疊加的問題?
→ VanDeLord: 我真的不能理解你是這麼排序這些限制條件進行判斷的
→ VanDeLord: "被視為不安全連結"ORZ..
推 kaikai1112: 你的連結不全啦 連不到啦 請記得縮網址呦
→ VanDeLord: 縮不出來,"被視為不安全連結"..XD
→ kaikai1112: ....炯興 ......醬就....沒...得....玩.....
→ VanDeLord: http://goo.gl/FWK3D3 實用新型的創造性評價
→ kaikai1112: 你引這篇....是在自殺嗎??? 結果他的無效判定過程....
→ kaikai1112: 還有結果不是跟發明沒兩樣阿..被舉發無效的新型權利人
→ kaikai1112: 他的抗辯方式不是跟你的說法一致 結果還是被無效了阿
→ kaikai1112: 當然判決書的 "文字" 是照著基準寫沒錯.....
推 andytimmons: 据此，在请求人引用多项现有技术评价实用新型专利创
→ andytimmons: 造性的无效案件中，合议组不应当一概不予接受，需要
→ andytimmons: 首先仔细研究涉案专利和现有技术的技术情况以确定如
→ andytimmons: 何适用审查指南作出决定。
→ VanDeLord: 看清楚,他是簡單疊加,在技術啟示的情況下,簡單疊加可以
→ VanDeLord: 引用多份,這並未超出審查指南文字描述範圍,
→ kaikai1112: 但是認定結果跟過程 並不是這樣啊..............
推 andytimmons: 這就是之前我提到的，實務上無效宣告不會因為引證案
→ andytimmons: 數量超過兩篇就被打槍，主要還是要看內容和不合理
→ kaikai1112: 所以呢??? 這不就更說明了的 發明跟新型無效上沒差別
→ andytimmons: 所以要講專利強度，還是要從立法基本跟專利立意來看
→ kaikai1112: 這不也就是 這一大串板友 一直想告訴你的事嗎?????
→ VanDeLord: 不是簡單疊加,非本技領域也可以適用實用新型??
→ VanDeLord: 這是你們想告訴我的事嗎?
推 andytimmons: 簡單疊加這比較模糊，而且實務上，大部分的專利無效
→ andytimmons: 宣告不太會找不一樣領域的技術，因為失敗風險比較高
→ VanDeLord: 樓上說的是中專創造性嗎?
→ VanDeLord: 你們有研究過中專發明創造性的三步法嗎?
→ VanDeLord: 算了~整體看起來應該都沒有,只是看到"新型>發明"就嗨翻
推 andytimmons: V大說的是（1）确定最接近的现有技术
→ andytimmons: （2）确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题
→ andytimmons: （3）判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否
→ andytimmons: 显而易见
→ andytimmons: 對吧？
→ freeoldman: 版上很多人通過中國專利代理人考試
→ freeoldman: 應該不會連三步法都不知吧
→ VanDeLord: 所以"非簡單疊加"及"其他技術領域"可以適用實用新型??
推 dakkk: 以a大的說法 適用發明的都適用新型 看起來是這樣
→ dakkk: 原本實用新型在審查指南中 頂多只能用兩分文件駁的
→ dakkk: 實務上都可以超過  那似乎發明跟實用新型並無不同點
→ ealvis: 這樣說吧，你覺得審查委員是看了3件引證能結合之後，
→ ealvis: 決定要叫做簡單疊加，還是先決定三件之間是簡單疊加
→ ealvis: 才開始去疊疊看?
→ VanDeLord: 算了~不說了,推翻北大實證研究,了不起,人才濟濟
推 brenthsu: 如果是北大的學生論文 我覺得不要太當真