Re: 專利創造性中的選擇性問題

[madgame ()]

※ 引述《kaikai1112 (骨髓捐贈match也是種緣份)》之銘言：
:   專利創造性中的選擇性問題
:   https://zhuanlan.zhihu.com/p/29048539?from_voters_page=true
:   這是一篇在探討 中美歐三地在實務上 對於拆解系爭發明  進行進步性判定的文章
:   主要分為五個章節
:   一． 三步必殺：總述問題，設計假想案例，結合該案例參照中國審查指南提出創造性審
:                  查中的選擇性問題；
:   二． 三步被殺：參照中國審查指南圍繞選擇性問題對該案例的創造性審查進行相關分析
:                  推演；
:   三． 歐洲的抉擇：參照歐洲審查指南圍繞選擇性問題對該案例的創造性審查進行相關分
:                    析推演；
:   四． 美國的抉擇：參照美國審查指南圍繞選擇性問題對該案例的創造性審查進行相關分
:                    析推演；
:   五． 中美歐三國志：總結，對比三家特點，從不同角度提出觀點，立足實務就創造性審
:                      查中的選擇性問題提出建議。
:   內容還不錯蠻有趣的  特別是在三地的異同部分上
:   由於內容很多  就不貼上來了
:   有興趣的就自己點進去慢慢研究吧

沒有全文讀完，就我看到的地方說一下
第二章有以下段落


=引用開始的分隔線=

以下本咨询师将实务中代理人常采用的答辩方式分别加以分析，然后总结。

一． 推倒重来型

“推倒重来”是较为常见的拆招方式。一般始于不认可审查员所认定的技术问题，从而不
认可审查员在此基础上使用三步法而得到的创造性否定结论。通常会自己重新界定技术问
题，并重来一套自己的三步法论证，得到本发明具有突出的实质性特点，进而具有创造性
之结论。

例如在本案中，指出本发明/区别技术特征所解决的技术问题是面团揉不匀，而不是如何
将出料口移到U形揉面斗的底部。在此基础上重新进行三步法论证，基于已掌握的现有技
术，确实无法推翻本发明创造性。

然而，这种答辩方式在法理上存在严重瑕疵，尽管其直指问题的要害：技术问题的选择性
。漏洞在于：尽管代理人提出了自己的合理的三步法论证，但实际上并没能指出审查员的
三步法到底有什么错，从而也不能推翻审查员的结论。

……

从技术问题的选择性来看，代理人仅能表示不认可审查员所认定的技术问题，但并不能从
法理角度指出审查员为什么不可以这样认定技术问题，并不能指出审查员在三步法的应用
中有何硬伤，所以无法推翻审查员对创造性的否定结论。

尽管“推倒重来”式的答复从法理上说不通，会沦为三步被杀，但实务中，确也存在采用
的这种方式而最终获得成功的例子。这种情况就是本咨询师解释不清的了，如果不是另有
原因，那只能归于审查员的自由裁量起了决定性作用。

=引用結束的分隔線=


簡單來說，作者認為審查員運用三步法的方式沒有錯（更具體說，審查員所確認的「發明
實際解決的技術問題」沒有錯），因此審查員的論證難以反駁。而所有常見的論證方法將
淪為申請人和審查員的自說自話，最後的決定則取決於審查員的裁量。也因此，作者想要
研究歐洲和美國的案例，試圖找出解方。

不幸的是，作者的第一個前提就錯了。

在本文的案例中，將問題確定為「將出料口移到底部」並不合理，因為發明解決的技術問
題必須基於區別特徵所能達到的技術效果（審查指南2-54）。而「將出料口移到底部」是
技術手段，並不是技術效果。

這點在《審查操作規程‧實質審查分冊》第四章的注意事項中也寫的很清楚：

「在确定发明实际解决的技术问题时，不应将发明的技术方案作为重新确定后的发明实际
解决的技术问题，在实际解决的技术问题中也不应包含解决该问题的技术手段。」

做為注意事項中的第一點，可見這是實務上最常犯的錯誤之一。

（另外，這段敘述事實上承襲歐洲指南 the objective technical problem must be so
formulated as not to contain pointers to the technical solution 的規定。所以，
作者聲稱中國與歐洲在這方面如何不同云云也是誤解）

結論是，在本文的案例中，審查員的論證有瑕疵。作者認為不合法理的「推倒重來型」論
證才是正統、合理並且有效的反駁手段。不理解為什麼這種論證方式能獲得成功，顯示作
者並不了解三步法的正確運用方式。



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※ 編輯: madgame (77.7.51.91), 01/18/2019 03:25:41
推 hensel: 後文還有繼續討論歐洲的部分。我想作者這部分想説推倒重
→ hensel: 來的方式不符合中國的法理。雖然我并不是十分理解他所謂
→ hensel: 不合法理的論訴。
→ hensel: 論述
→ hensel: 以我自己處理的案子來說(電學的)，審查員所認定的技術問
→ hensel: 題還蠻常有誤的，詳細解釋技術問題成功的機會并不低耶。
推 kaikai1112: https://tinyurl.com/y9ym4fnn
→ kaikai1112: 《審查操作規程‧實質審查分冊》是內規 潛規則阿.....
→ kaikai1112: 爾且聽說換局長之後就不用很久了
→ hensel: 不合法理是因為中國沒有行政法的關係嘛(笑)
推 kaikai1112: 不過我也同意推倒重來 是正規軍的作戰法......
→ kaikai1112: 就是因為審委認事有誤 才推倒重來 重新推給他看阿
→ VanDeLord: 利用triz判斷創造性也是內規,這是一位負責審查的領導告
→ VanDeLord: 訴我的,不過這沒有列在規章中
→ VanDeLord: CNIPA(SIPO)內部已經有好幾十位MATRIZ 三級TRIZ專家
→ VanDeLord: 現在MATRIZ 頂級老師很難搶過對岸,時間一排就是四個月
→ VanDeLord: 也不能說是內規,應該說是一種判斷方法
推 nnf: 推
→ madgame: 回凱凱，內規的存在合不合法和內規的內容正不正確是兩回
→ madgame: 事啊。多年前歐洲專利局也有內部操作手冊，在逐步把手冊
→ madgame: 中公認無誤的內容併入審查指南後，手冊的使用也被廢止了
→ madgame: ──光從這裡就可以看出中國學歐洲學的有多徹底。這也是
→ madgame: 我和許多做中歐比較的人發生根本分歧之處。我的看法是，
→ madgame: 如果就某個主題已經可以肯定中國是照套全搬自歐洲，那麼
→ madgame: 我就會假定雙方對該主題的處理方法相同。這種假定只在有
→ madgame: 足夠數量的案例表明雙方確實採取不同立場，或者雙方的文
→ madgame: 字規定有明顯歧異，甚至矛盾的情形時才會被推翻。如果文
→ madgame: 字略有出入，但「兩者實質相同」也說得通的時候，我仍會
→ madgame: 認定他們相同。以創造性為例，我就認為中歐在三步法的運
→ madgame: 用上是完全一樣的。不同之處只體現在對「預料不到的技術
→ madgame: 效果」的處理這類細節。可是，很多做中歐比較的人，總會
→ madgame: 拿一些細瑣的文字差異做文章，最後如本文一樣得到「中歐
→ madgame: 貌合神離」的結論。這種方式我個人認為很不現實。
→ larksong: TRIZ 若有明文寫在法規中，大家的答辯都會好處理多了
→ VanDeLord: 我有用triz方式答辯創造性過,有拿到兩個發明專利
→ VanDeLord: 這要一開始就要在說明書寫好
推 kaikai1112: 我沒說你錯  我只是看到你提到很奇妙 沒看過的東東
→ kaikai1112: 餵了狗  補一下基本資料罷惹
→ madgame: 我知道啦 XD
→ larksong: 近年來接觸些TRIZ在跟RD/PM互動開發提案等頗有幫助，但
→ larksong: 是不知道在答辯使用TRIZ來辯護創造性的效用/法律根據。