[問題] 美國專利答辯

[justpatentit (happycat)]

最近小弟撰寫答辯稿遇到一些問題，這些問題主要來自跟主管核稿的一些認知差異，

為了避免落入單邊思維，想先請教版上先進，然後再考慮是否跟主管討論。

主管是比較重視細節的，所以對於格式及答辯順序比較多要求，以前我遇到都是比較

free style主管，所以有些細節自認沒有做到，但也想了解這些細節是屬於個人風格

，還是有其必要性。


舉例來說，

一. 進行併項的時候，假如claim 1的特徵ABCDEF， claim 2是B的進一步描述，

claim 3是E的進一步描述，主管認為併項後要 AB2CDE3F 這樣排列，而不能ABCDEF23，

而且文字還要修飾。  因為是併項，我傾向不要修飾文字以免改變範圍。

二. 關於新穎性102答辯，主管認為不能只找到特徵差異後就結束，還是要進一步描述

相對引證有進步性才行。我的認知是因為OA只提出新穎性核駁，那只要針對新穎性答辯

就好，未來審查委員還是有可能找其他引證核駁，現在答103好像多餘，也不能保證之後

審查委員不發102 103。

三. 關於103答辯，假設引證1,2核駁claim 1，引證3核駁claim 2，我在引證3與claim 2

之間找到差異性，所以我答辯時強調引證3沒有揭露claim 2，從此推論，claim 2克服103

，但主管認為這樣還是新穎性的答辯，這一點我有不太理解。

另外主管還強調需要說明功能性，而不能只是特徵差異而已。

因為我認為美國103的非顯而易見跟歐洲/中國的進步性(inventiveness)是不同的，

只要有非輕易可想到的特徵差異就可以符合103，而不一定要有功能性區別，

功能性是輔助答辯。

假如要同時有特徵差異與功能差異才能進行答辯103，那很多案子會無法進行。

我在前公司的經驗是很少拿功能性(因為拿不出來XD)差異來進行103答辯，

通常只答辯技術特徵差異還是有核准。功能性是否真的必要?


以上是小弟的一些問題，希望版上提供一些意見與討論，謝謝!

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推 huangwm: 考慮到禁反言之後，就會點到為止了
推 a343408065: 1 併項我傾向不要加進去，避免改錯，當然形式上是你主
→ a343408065: 管改法比較漂亮，但我認為降低錯誤率比較重要。
推 a343408065: 2.美代不建議答新穎性順便答進步性，雖然可能會多收一
→ a343408065: 次oa，可是可以減少禁反言風險。
推 a343408065: 3. 是否一定要陳述功能沒有特別答案，尤其是審委有時
→ a343408065: 候會拿「功能限制沒有寫入請求項」為由打回去，功效
→ a343408065: 應該是輔助理由，主軸應該放在引證對本案區別技術特徵
→ a343408065: 未提供教示建議。
推 hensu: 覺得美國案102的答辯就針對102回答...
推 larksong: 近年接觸一些美國專利律師，多傾向講重點&多講可能多錯
推 DivineSwine: 電詢阿 跟審委口頭討論後如果審委同意 答辯就寫審委
→ DivineSwine: 同意 論點什麼的都不用放 這樣最省市
推 forcomet: 電詢就寫審委同意會不會想太多了
→ forcomet: 答辯功能很不必要，在台灣中國這樣寫就算了，美國案這
→ forcomet: 樣答辯只是給自己找麻煩而已，以後專利範圍解讀被限縮
→ forcomet: 怪不得人
推 Ymiao: 其實覺得還是看客戶要求，有些如果有限定打的次數，那往往
→ Ymiao: 會102/103一起打
→ concen: 你主管是自學專利還是事務所來的？如果是自學，真的會有
→ concen: 天馬行空的說法，邏輯思考對，但跟專利法的用語差很多。