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Kathi Vidal:USPTO將重新審視專利適格性§101 指南 提供更明確指導 https://bit.ly/3d9RaPl 關於專利適格性(patent eligibility)議題,最近,由剛上任的美國商務部副部長兼美國 專利商標局局長 (USPTO) Kathi Vidal 提交給國會的 2022 年報告中,題為“專利適格 性議題:公眾對美國當前判例的看法” (Patent eligible subject matter: Public views on the current jurisprudence in the United States) 。 Kathi Vidal剛上任四個月,2022年4月5日由美國參議院同意美國專利商標局 (USPTO) 局 長,也是商務部副部長負責智財權政策。Vidal 是律師事務所 Winston & Strawn 矽谷辦 事處的管理合夥人,她自 2017 年以來一直在該辦事處工作,在此之前在 Fish & Richardson 任職 20 年,擔任全球訴訟主管和公司管理委員會成員。她曾代表原告和被 告出席美國地方法院、國際貿易委員會和美國專利商標局。 所謂「專利適格」:指取得專利的基礎門檻與資格;而具專利適格,並不必然可專利,還 須符合實用性、新穎性、可進步性,才是一個「可專利」的發明。也就是「專利適格」除 了需要滿足§101法條文字外,還需要滿足美國專利與商標局(USPTO)的兩步框架審查( Two-Step Test)審查標準。綜上,可整理出這個公式: 可專利性=專利適格(§101+兩步框架審查標準)+實用性(§101)+新穎性(§102)+進 步性(§103) 根據 35 USC 101(第 101 節),國會允許對“任何新的和有用的過程、機器、製造或物 質組合物,或任何新的和有用的改進”進行專利保護。( “any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof.”) 而美國最高法院(The Supreme Court )將第 101 法條解釋:將自然法、自然現像法和抽 象概念(abstract idea)排除在保護之外(judicial exception;司法例外),來對專利 適格性本身施加限制,也就是說,自然法、自然現像法和抽象概念他們被納入例外而不具 專利適格性。 法院為評估專利適格性而提供了一個兩步框架(two-step framework)。美國專利商標局必 須首先確定要求保護的發明是否針對司法例外。如果是,則當權利要求中的其他內容將其 轉化為符合專利條件的內容時,要求保護的發明滿足第 101 條(例如,權利要求提供的 發明概念遠遠超過所列舉的自然法則、自然現像或抽象主意)。也就是,審查員必須考慮 權利要求是否引用了司法例外,如果是,權利要求是否將例外納入可實際應用。 要求保護的發明還必須滿足其他可專利性標準,包括 35 USC 112 所描述、啟用和其他要 求,以及要求保護的發明不能在 35 USC 102 下預期或在 35 USC 103 下明顯的要求。雖 然 USPTO 審查員工作與申請人攜手確定是否存在可授予專利議題,在申請案遭拒絕 (rejection)之中,包含至少一項拒絕的審查意見中,大約 8% 因包含基於專利適格理由 ,而相比之下,大約 80%是因基於顯而易見性(obviousness)。 在2021 年 3 月,參議員 Thom Tillis 和 Tom Cotton曾來信敦促USPTO需製定並部署” 延期專利適格性議題響應 (Deferred Subject Matter Eligibility Response;DSMER) 試點計劃. 該計劃旨在評估是否可以通過推遲對適格性議題的完整評估,直到評估其他可 專利性標準,而不是同時滿足所有可專利性要求,來提高審查效率和專利質量。該計劃將 持續大約一到兩年。迄今為止,USPTO已經發出了大約 600 份邀請,其中三分之一的回覆 者接受了邀請。期待該試點計劃的數據可供未來提供參考信息。 此外,美國專利商標局通過更新指南(包括 2019 年修訂的專利適格指南(2019 Revised Patent Subject Matter Eligibility Guidance)、2019 年 10 月專利適格指南更新和 Berkheimer備忘錄),為專利審查過程賦予了急需的確定性,現已整合到手冊中專利審查 程序 (MPEP)。我們目前的指南在專利審查程序手冊 2106中,其中解釋了專利審查員應如 何評估專利適格。該指南有助於USPTO的 9,600 多名專利專業人員提供一致性的決策,並 且還使專利適格被拒絕率從 2018 年的 25% 顯著下降到今天(2022)的 8%。 在發布 2019 年指南後,USPTO陸續發布了: 2020 年 10 月的報告“公眾對人工智能和知識產權政策的看法”(Public Views on Artificial Intelligence and Intellectual Property Policy),其中討論了來自不同 利益相關者群體對影響人工智慧的各種問題的評論,包括專利適格性。 2020 年 4 月,發布了一份題為《Alice-affected technologies》的專利審查結果報告 。該報告討論了美國專利商標局首席經濟學家辦公室的一項研究,該研究發現 2019 年對 專利適格指南的修訂導致Alice的可能性降低了 25%- 受影響的技術因專利不合格議題而 收到第一次審查意見書並被駁回。報告還發現,與上一年相比,相關技術的專利適格認定 的不確定性,顯著下降了 44%。 儘管在根據第 101 條實現更一致的審查取得了進展,但仍有更多工作要做。因此,USPTO 正在重新審視標的物的適格性指南。USPTO鼓勵公眾在 2022年9 月 15 日之前,將有關 MPEP 第 2106 節中規定的指南的任何想法或意見發送至[email protected]。並將舉辦公聽會 討論公眾建議及聽取利益相關者意見。 同時,USPTO將與來自歐洲、日本、韓國和中國進行多次討論和圓桌會議,以更深入地了 解其他司法管轄區如何確定專利適格性議題。還有,與國會和美國司法部副檢察長辦公室 合作,提供有關專利適格的技術援助和其他意見,目的是創造更多確定和可預測的權利, 以促進創新。 結語 專利適格法(美國法典第 35 篇第 101 條規定;Section 101 under Title 35 of the US Code)一直是專利申請及訴訟爭論的焦點。然而,隨著時代技術演進,這些法令使申 請人更難獲得人工智慧、量子技術、精準醫療、基因測序、軟體和其他相關專利,並使其 他人更容易使這些類型的專利無效,更甚而影響到創新創業發展。正如Vidal 所說,在整 個行業的利益相關者普遍認為專利適格性與專利法一樣——需要清晰、一致性及可預測地 應用,才能吸引更多投資與創新者合作,進而創造更多的就業機會並解決世界問題。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 203.145.192.245 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Patent/M.1659671822.A.FFF.html